北京市公衡律师事务所

公衡观点 || 马季：什么是商标描述性使用？

『公衡——为每一位客户和律师提供定制服务』

『Gongheng – provide customized services for every client and lawyer』

文章作者

马季

公衡律师事务所高级律师

战略委员会秘书长

现如今我们随处可见各种商标，可以说我们已经进入了看商标购物的时代。商标作为商业标识除了能够区分商品和服务来源之外，还凝聚着企业的商誉，因此各个企业都非常注意对自己商标的保护，严厉打击商标侵权行为。但是有一种行为不构成对他人商标权的侵犯，这就是商标的描述性使用，何为商标描述性使用，让我们先从一个真实案例聊起。

茂志公司2007年申请注册“功夫熊猫及图”商标，于2010年获准注册，核定使用在电影制作等服务上。而更为知名的《功夫熊猫》则是由梦工场公司制作、派拉蒙影业公司发行的动画电影，2008年在中国大陆公映。由于反响较好，续集《功夫熊猫2:神龙大侠》也紧锣密鼓地筹备中，并于2011年在中国大陆上映。茂志公司认为《功夫熊猫2》使用“功夫熊猫”作为电影名称，侵犯了其“功夫熊猫及图”商标专用权，故对《功夫熊猫》电影相关公司提起了诉讼。

经法院审理认为：梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影在茂志公司的注册商标获准注册前就已经公映，因此梦工场、派拉蒙等公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是对其2008年制作的《功夫熊猫》电影的延续，是善意使用并不具有侵犯茂志公司注册商标的恶意。梦工场、派拉蒙等公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是为了说明自己制作、发行、放映的电影的内容和特点，并不是作为表明其电影制作或者类似商品、服务的来源使用，并非商标意义上的使用行为。而且从电影观众或者其他相关消费者的角度来看，电影《功夫熊猫2》中的“功夫熊猫”表示的是电影的名称，因为该系列电影的广泛宣传，相关消费者知道该电影是由美国电影公司或者梦工场公司、派拉蒙公司等制作、发行，但这是著作权法意义上的对电影作品相关权利归属的认知和确定，并非是对商品或者服务来源的认知。因此，梦工场、派拉蒙等公司的涉案行为并非商标性使用行为，不构成对茂志公司注册商标专用权的侵犯。最终，法院判决驳回茂志公司的诉讼请求。

商标作为区分商品和服务来源的标识，只有进入流通领域进行使用才能实现其价值，根据《商标法》第四十八条的规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，区分是商标的本质功能，商标就是为区分商品和服务的来源而存在的，将商标用于商品包装以及交易文书上，使消费者能够意识到某商品和服务来自不同的提供者，能够实现商标的区分功能，故属于商标使用。那些未能实现商标区分功能的使用，不属于商标使用。描述性使用便不属于商标使用。

所谓描述性使用是指使用他人商标中的文字或图形等要素对商品或者服务进行描述。在上述案例中，虽然“功夫熊猫及图”商标已被核定使用在电影制作等服务上。但梦工场等公司使用“功夫熊猫”只是对名为“功夫熊猫”这一电影商品的高度该概括，属于对商品特征的描述，没有发挥商标本身的区分功能，消费者无法从电影名称是上区分商品和服务的提供者，故不能认定为是商标性质的使用，自然也就不能被认定为是商标侵权行为。